【王瑞律师实务札记】系列
本系列所有文章,均脱胎于王瑞律师(上海申浩律师事务所合伙人,驻哈尔滨总代表,执业证号:13101201810076104)在真实办理案件过程中向办案机关提交的法律意见。本系列秉持“合规、脱敏、不评价裁判、不提及结果”的原则,通过对真实案件中细节的把握与梳理,深挖刑事辩护与商标维权实务中潜藏的重要节点。
“心在一艺,其艺必工,心在一职,其职必举。”
标签:哈尔滨/知识产权
【核心代理策略】
本案是一起典型的商标恶意抢注引发的维权纠纷。王瑞律师从“商标权利基础审查”切入,结合《商标法》第十五条第二款、第三十二条及最高法指导案例,指出原告引证商标系违反诚实信用原则恶意抢注,论证了法院在民事审判中应独立审查商标效力。
尊敬的审判庭:
上海申浩律师事务所接受哈尔滨HXHBJ有限公司的委托,指派本律师担任哈尔滨HXHBJ有限公司、哈尔滨XRJ有限公司与哈尔滨YRB有限公司侵害商标权及不正当竞争一案中哈尔滨HXHBJ有限公司的代理人。
接受指派后,本律师认真研究了案件相关证据材料、与委托人详细了解案件事实并听取了原告的意见、认真核对了原告证据后,按照贵院的要求,于2025年10月24日及2025年11月12日参加了贵院组织的庭审,现根据法庭的要求,针对庭审中涉及到的争议焦点及原告方证据材料、辩论意见作出书面补充意见如下,供审判庭参考。
- 总体辩论意见
本案的争议焦点系二被告是否涉嫌侵犯原告商标专用权,围绕这一争议焦点的待证事实有二:一是原告的权利基础稳固,二是被告使用了案涉商标。代理人主要针对前述第一点存在异议:从法律原则的角度,原告提出的引证商标系违反民法的基本原则诚实信用原则恶意抢注得来;从法律规则的角度,引证商标违反《商标法》第十五条第二款、第三十二条前半段的规定。
- 本案中应当对引证商标的权利基础予以审查
庭审过程中,原告辩称本案不应审查引证商标的效力,本律师对前述辩论意见不能认可:
- 依据《商标法》第四十五条的规定以及最高人民法院第82号指导性案例的裁判思路,对于违反诚实信用原则非法取得的注册商标,人民法院在案件审理过程中,应当审查其权利来源的合法性,前述指导性案例中,最高人民法院亦在裁判过程中对权利人违反诚实信用原则取得的商标专用权合法性作出了否定性评价。
- 依据《宪法》第一百二十六条的规定,人民法院依照法律规定独立行使审判权,不受行政机关、社会团体和个人的干涉。原告举证国家知识产权局维持案涉部分商标效力的决定用以证明案涉商标的效力系循环论证,不具有参考价值,实质上与本案事实调查无关,且二被告及其实际控制人B针对全部引证商标的救济途径均尚未用尽,本案中全部引证商标亦均仍在商标无效申请或行政诉讼程序中。
- 依据《民事诉讼法》第七条的相关规定,人民法院具有查明案件真相的权力和义务,案件裁判亦必须以事实为依据、以法律为准绳,本案由贵院管辖受理,调查事实真相的权责当然归于本案审判庭,审判庭对案件事实的调查无需亦不应受到任何其他机关的影响。
- 本案中全部引证商标均系违反《商标法》第十五条第二款的规定恶意抢注而来。
根据 2021 年国家知识产权局发布的《商标审查审理指南》第 347 页第十二章规定的审理标准,本案完全符合《商标法》15条第二款的适用要件,即:
第一、他人在系争商标申请之前在先使用:
2016年4月起,被告的实际控制人B即使用相应商标,特别请法庭注意,《指南》347页4“在先使用的判定”章节明确规定,在先使用人只需证明商标已经使用,无需证明商标通过使用有了一定影响;
- 系争商标注册申请人与在先使用人存在合同、业务往来或其他关系,因而该特定关系注册人明知他人商标的存在:G2016年11月成立BXGDK有限公司,并于2017年至2018年为B缴纳社保;
原告在案件审理过程中多次辩称B与G担任法定代表人的BXGD公司之间存在劳动关系。从还原事实的角度看,该陈述与事实不符,B系与G合作开办BXGD公司;但从法律的角度看,B无论是与G合作还是为BXGD公司工作,其实质都满足“存在合同、业务往来或其他关系,因而该特定关系注册人明知他人商标的存在”的要求。从这一点出发,事实上原告对于本节事实已经多次明确自认。
代理人尤其提醒法庭注意,在国家知识产权局审查决定中认定案涉商标不违反《商标法》第十五条第二款的原因是无法认定G和B之间在引证商标注册之前存在关联,但鉴于这一逻辑链条的缺失之处,在本案审理中原告已经自认,即便参照原告方引用的行政决定,案涉引证商标的取得亦已经违反商标法第十五条第二款的规定。
第三、系争商标指定使用在与他人在先使用商标同种或近似的商品或服务上:原告与被告使用均为 41 类即教育培训类服务。
第四、系争商标与他人在先使用商标相同或近似:鉴于“GK”“MS”系行业通用词汇不具备显著性,本案中“BX”“BXMS”“BXGK”与二被告实际控制人B在先使用的商标“BXMS”均系同种服务(41类)上的相同商标。
- 本案中全部引证商标均违反《商标法》第三十二条前半段的规定侵犯B姓名权。
引证商标与二被告实际控制人B的化名完全相同。
关于B与BX之间的唯一指向关系,多位证人均可证明该节事实存在,且庭审过程中原告当庭称:“BX”是公司为B起的名字(被告方对此并不认可),等同于承认明知B与BX之间的内在联系,更凸显了原告抢注商标的恶意。
代理人另外请法庭注意,从2016年4月B开始使用系争商标之前,“BX”仅仅是一个姓名,本案中涉及的任何主体都未将该字样作商标性使用。因此该节事实可以证明B与BX的唯一指向关系,却无法如原告所述证明原告对案涉商标在先使用。
- 庭审中提出过的口头辩论意见
庭审过程中,各诉讼参与人对案件事实及法律适用提出了多条辩论意见,被告代理人在法庭辩论结束前一次性提出了13条辩论意见作为回应,现依据法庭的要求,对前述曾与庭审过程中口头陈述的分论点作出书面总结意见如下:
- 原告方辩论意见与已经确认真实性的证据、现行法律明显不一致或自相矛盾之处
第一、原告方辩称B与“哈尔滨BXGDK有限公司”之间存在劳动关系,使用案涉商标系职务行为。但劳动关系的构建最基本的要素必须包括用人单位和劳动者,2016年4月B开始在公务员考试培训尤其是MS培训领域使用“BXMS”相关商标时,“哈尔滨BXGDK有限公司”尚未成立,该公司成立时间为2016年11月2日,在2016年4月至2016年11月期间,B不可能与一个不存在的公司建立劳动关系。
第二、原告方辩称B于2016年4月时仍是国家公务员,且自然人不可能享有商标专用权。但我国现行法律未对商标申请主体加以限制,前述论点与现行法律相悖,不值一驳。且如依照前述逻辑,B辞去公职时间为2017年,2016年11月其仍是国家公务员身份,在此期间也不可能和任何主体形成形式上的劳动关系,原告主张的职务行为更是无稽之谈。
第三、原告方对被告举证的在先使用证据即微信、微信公众号、微博的运营主体均为二被告或其实际控制人不予认可,但原告方举证被告侵权时亦提交了前述证据用以证明被告的侵权故意,其论述自相矛盾:如果不认同前述社交媒体运营主体为二被告或其实际控制人,那么本案所谓的侵权行为即无从谈起,原告所进行公证的相关证据亦毫无意义;如果认同前述社交媒体运营主体为二被告或其实际控制人,则必须承认案涉商标系二被告或其实际控制人在先使用。
第四、原告方不认可被告补充证据中关于与ZZ公司合作的证据的证明目的,其逻辑为:B只是一位讲师,GK领域运营的真正价值在于商务洽谈、广告宣传,因此,无论ZZ公司与B之间还是BXGD公司与B之间均是劳动关系,B使用案涉商标均为职务行为。本律师对此不予认可,且若依照前述逻辑,B于2016年4月起与ZZ合作期间使用了ZZ教育的“BXMS”商标,那么该商标就不可能归属于原告YR公司公司,本案诉讼的事实基础即不存在。
代理人理解诉讼参与人对于法律的理解与适用存在不同看法或基于自身立场发表辩论意见,但一个最基本的原则是尊重事实,对于原告方提出自相矛盾的意见、与现行法律或已经认可真实性的证据明显不一致的意见,被告代理人不予认可,且对于原告方故意扭曲事实的行为亦提出严正抗议,请求审判庭在裁判时予以考虑或要求原告方明晰自身主张。
- 针对原告其他辩论意见的回应
第一、原告辩称在其举示的聊天记录证据中,B明知G注册相关商标但未表示反对,经与B沟通核实,向审判庭汇报如下:
B与G合作期间,B全权负责教学事宜,G负责行政资质办理、公司事务处理事宜,因2015年前B曾以兼职讲师身份与第三人合作,故习惯性尊称较其年长的G为“校长”“领导”,2019年G与B合作存续期间,G向商标局申请注册41类“BX”商标(即前述聊天记录中举示的聊天记录对应的商标申请),因为G本就负责教学之外的事宜,故B认为其注册商标是为二人合作开办的公司抵御外来风险,对G并未设防,但该商标注册申请后续并未被商标局批准。
案涉两商标申请注册时间分别在2020年下半年和2021年上半年,注册主体第三人为G全资控股、全权控制的公司,此时二人合作已经进入尾声,但案涉两商标注册时,原告客观上无法预测、事实上也并不知情,代理人再次尤其请法庭注意,G使用的申请主体不是二人合作创办的公司(BXGD),而是其早已创办并全资控股、完全实际控制、与B毫无关联的第三人(YR公司公司),这足以证明此时G已经开始为强占B的知识产权作准备。
直到2021年4月1日B与G在微信上因琐事发生口角(详见XB公司证据271页聊天记录证据),B明确表示:“BXMS就是我的命,谁也不能碰,我XX厅的工作都不要了,我创的BXMS,你想动是吗?”这表明B并非如第三人所述同意案涉商标的所有人是G,而是刚刚知晓G抢注商标的真相。
而G明确回复:商标没下来我不用,下来了我也不用,你也别用。此外,在2023年2月23日原告希望就前述纠纷通过协商妥善解决时,G明确开出一次性1500万或分七年2100万天价转让费,请法庭注意,2022年10月14日案涉两商标才刚刚注册公告,短短4个月后即要求以天价转让,这明显不符合一般商标注册者保护自身知名度和美誉度的行为模式。
第二、原告辩称本案中不应审理商标权利基础,仅应审理是否侵权事宜,回应详见本文一、1,在此不再赘述。
- 原告辩称审理应当基于国知局已经作出的决定,被告代理人对此不予认可。国知局作出行政决定的程序并非本人代理,经核实,本案中被告方向贵院举示的多项证据在该行政阶段并未提交,因而国知局审理时的依据与本案的证据并不相同,此外,代理人再次重申,相关决定作出时国知局关于案涉商标是否违反商标法第十五条第二款的说理中认为被告实际控制人、商标无效程序申请人B的证据中欠缺的部分已经在本案中由原告自认。
- 原告辩称二被告成立晚于引证商标的注册时间、授权书形式与商标局标准模版不同,系断章取义故意忽略B使用自身名义和自己实际控制的企业的名义使用相关商标的连贯性和内在紧密联系。民事法律行为的核心是真实意思表示而非某种形式,且客观上有关在先使用权的授权并非一般注册商标授权,亦不可能有标准格式要求。关于二被告的权利来源及沿革,庭审中被告已经提交相关证据证明,相应商标在先使用权系二被告从B处合法继受取得。案件审查过程中,二被告实际控制人B、二被告公司授权代表以及股权代持人之间均表示认可前述实际控制和股权代持关系,且各方合意不存在法定无效事由,应当依法认定为有效,对于前述授权关系,原告不是授权人、亦不是被授权人、客观上更不可能是实际知情人,对相关约定的效力无权置喙。
- 原告辩称被告仅有4102小项中“XB”“XBMS”的商标专用权,以开办培训班的形式使用商标系超权利范围不规范使用,对此本律师不予认可。4102小项的服务范围为开办培训班,即便按照最严格、最机械的标准认定,被告使用相应商标的形式亦完全落在4102小项涵盖的范围内。此外,若依照原告前述逻辑,原告以开办培训班的形式使用“BX”相关商标,亦是超权利范围不规范使用,因为在开办培训班的业务领域(4102范畴内),原告使用了与被告注册商标近似的商标,而原告本案中全部引证商标4102小项均已被无效。
- 原告在庭审过程中补充721XXXX3号“BXMS”商标为引证商标,其注册时间为2025年3月14日,依据商标侵权的基本原理,尚未取得注册商标专用权的商标不可能作为侵权的引证商标,原告方在本案中未变更过诉讼请求,其起诉日所提出的全部诉讼请求只能依照起诉日之前的侵权行为主张,起诉之日前述商标尚未注册。
- 原告在庭审过程中称,YR公司公司曾授权“BXGD”公司使用引证商标,该陈述与事实不符,任意引证商标注册时间均晚于“BXGD”公司注销时间。
- 原告辩称之所以要求二被告承担连带责任是因为二被告系关联公司,具体原因为二被告股东间存在交叉。该论述事实上已经认可了B对二被告公司的实际控制关系,因为在工商管理部门登记的权利外观上,二被告公司之间不存在任何关联。
- 原告辩称“BX”化名是YR公司公司为B取的名字,经与委托人核实,委托人实际控制人B女士不认可前述事实,“BX”化名系其自己根据自身姓氏和性格特点为自己设计,仅仅是作为讲师与YR公司公司合作期间使用过而已。但前述论述已经足以证明原告明知B与BX之间的唯一指向关系。
三、关键证据链
本案证据较为繁杂,为清晰表述被告方观点,本律师特此梳理本案中被告方关键证据,供法庭参考。
- 证明使用在先
XB公司证据第7页微信二维码群名为ZZ-BXGD上岸(二)群,发布微信号实名主体为C(B配偶),发布时间为2016年4月16日。
XB公司证据第9页配图为女性头像剪影,有“BXMSGD定制”字样,发布微信号实名主体为C(B配偶),发布时间为2016年4月20日。
该账号频繁、稳定发布“BXMS”相关服务宣传,篇幅原因后续内容省略。
XB公司证据第53页微博内容为“BXMS推出国考补录上岸班…”,发布微博实名为刘某(代B运营微博),发布时间为2016年4月29日。
XB公司证据第56页微博内容为“非要上岸-省市等你来”,九张配图中均有“BXMS”字样,发布微博实名为刘某(代B运营微博),发布时间为2016年6月17日。
该账号频繁、稳定发布“BXMS”相关服务宣传,篇幅原因后续内容省略。
XR公司证据第53页微信公众号发布内容为“BXMSGK号‘补录’起航”,发布公众号实名认证为“哈尔滨XRJ有限公司”,发布时间为2016年5月3日。
XR公司证据第54页微信公众号发布内容为“BXMS补录班上岸进行时”,发布公众号实名认证为“哈尔滨XRJ有限公司”,发布时间为2016年5月13日。
该账号频繁、稳定发布“BXMS”相关服务宣传,篇幅原因后续内容省略。
XB公司证据第149页邮箱往来记录中有女性剪影头像矢量图,上有“BXMSGD定制”字样,收发邮件双方为刘某(代B运营新媒体),及紫xx(B本人网名),邮件发送时间为2016年10月27日。
XB公司证据第156-259页的公务员考试MS培训资料,每一页均有“BXMS”水印及女性剪影头像及“BXMSGD定制”字样,该材料系XB公司证据第260页的邮箱发送的附件,邮件题目为“ZZ教育BXMS晨读材料”,收发邮件双方为紫xx(B本人)及“姜xx校长”(黑龙江ZZJ有限责任公司时任股东J),邮件发送时间为2016年5月27日。
- 证明原告法定代表人与被告实际控制人在案涉引证商标注册前有特定关系因而知晓在先使用的商标存在。
XB公司证据第262-263页B于2017年7月至2018年12月期间在“哈尔滨BXGDJ有限公司”缴纳社保,该公司时任法定代表人为G(原告法定代表人)。
XB公司证据第264页B与G聊天记录中,B提到“校长1月2月3月的工资社保你那边先帮我交着”,证明二人系合作关系,B自负盈亏,二人定期结算。
XB公司证据第269页B与G聊天记录中,B提到“校长我这边办公场所需要续租几个月…”证明二人系合作关系,B自行负担办公场所费用。
XB公司证据第278页陈YY与G聊天记录中,B团队的采购负责人(现在XB公司任职)陈YY与G核对转账记录,内容为2021年1-3月房租款、代发工资,G回复“收到”,证明二人此时存在合作关系。
XB公司证据278-303页绝大多数聊天内容均为双方对账,不再赘述。
在北京知识产权法院审理的B与原告间关于引证商标的行政诉讼程序中,原告当庭提交一份照片,其形成时间为2014年,内容为B与包括原告副总经理张某(庭审旁听人员)及几位案外人的合照,该证据已经构成对本节待证事实的自认。
3、关于B在先使用的商标与G抢注的商标均属同一类服务(41类)且相同或相近,前述证据中均可直观体现,相关事实原告亦自认,在此不再赘述。
鉴于前述1-3,被告证据足以证明原告商标权利取得违反商标法第十五条第二款的规定。
4、关于B与BX之间的唯一指向关系,因较为抽象证明难度较大,但2016年4月起公务员MS培训市场中“BX老师”知名度较高,亦有多位证人可以证明B和BX之间的唯一指向关系,甚至很多学员认为B的真名就是BX,因庭审时间有限难以请更多证人出庭作证,但如法庭认为有必要,被告可以找到至少几十位知情者作证。此外,关于B的化名是BX这一事实,原告已经当庭自认。
因此,被告举示的证人证言和原告自认已经足以证明原告商标权利取得违反商标法第三十二条前半段的规定。
综上,全案证据足以证明原告引证商标的取得违反诚实信用原则,违反商标法第十五条第二款、第三十二条的规定,依据前述法律规则及最高人民法院指导案例的裁判精神和商标法保护知识产权的根本目的,请求人民法院依法查明事实真相,拨乱反正,驳回原告全部诉讼请求,并特别请人民法院在清晰认定事实的基础上在裁判文书中对前述商标权利基础取得的合法性作出否定性评价,制止原告恶意抢注后滥用商标权利侵犯被告合法权利的行为。
被告 代理人:王瑞
2025年11月12日
作者:王瑞律师|上海申浩律师事务所合伙人,驻哈尔滨总代表
执业证号:13101201810076104(尾号6104)
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