2024某XB商标异议答辩书

【王瑞律师实务札记】系列
本系列所有文章,均脱胎于王瑞律师(上海申浩律师事务所合伙人,驻哈尔滨总代表,执业证号:13101201810076104)在真实办理案件过程中向办案机关提交的法律意见。本系列秉持“合规、脱敏、不评价裁判、不提及结果”的原则,通过对真实案件中细节的把握与梳理,深挖刑事辩护与商标维权实务中潜藏的重要节点。
“心在一艺,其艺必工,心在一职,其职必举。”

标签:知识产权

【核心代理策略】
本案是一起典型的商标行政争议。王瑞律师从“商品/服务类别不类似”及“在先权利滥用”切入。指出系争35类商标与引证商标41类商标不构成类似服务。同时深刻揭露异议人违反诚实信用原则抢注商标、滥用异议权利的不正当竞争本质。

国家知识产权局:

关于哈尔滨YR文化传播有限公司(下称“异议人”)提出的35类初审编号为736XXXX0号的“XHXB”商标(下称“系争商标”)异议申请,哈尔滨XB教育咨询有限公司(下称“被异议人”)收到后详细阅看了相关材料,经核实,不同意异议人提出的意见,并针对相关问题提出答辩意见如下:

一、系争商标不违反《商标法》第四条的相关规定

异议人在异议理由书中认为被异议人违反商标法第四条,但并未提供任何证据,被异议人无法认同。此外,“XH”系被异议人商号,被异议人又长期使用41类549XXXXX2号“XHXB”、41类549XXXXX5号“XHXB面试”商标且已就前述商标获准注册,在35类上注册与自己长期使用并享有商标专用权的商标完全相同的商标,不会造成市场主体对于服务来源的混淆,不可能侵犯商标法保护的任何法益。

二、系争商标不违反《商标法》第十五条的相关规定

异议人在异议理由书中认为被异议人违反商标法第十五条的相关规定,但其说理中表述的“处于相同行业”和法条规定的“代理、代表或代理及代表之外的其他合同及业务往来关系”无任何关联,且引证商标不具备所谓“高知名度”,对于所谓知名度,异议人亦未提出任何证据证明。

三、系争商标不违反《商标法》第三十条、三十一条的相关规定

异议人在异议理由书中认为被异议人违反商标法第三十条的相关规定,但异议人提出的引证商标系41类商标,系争商标为35类商标,不可能满足商标法三十条的“同他人在同一种商品或者类似商品上已经注册的或者初步审定的商标相同或者近似”这一要件的构成条件,也不可能满足商标法三十一条的“在同一种商品或者类似商品上,以相同或者近似的商标申请注册的”这一要件的构成条件,因为系争商标和引证商标根本不在同种或类似商品(服务)中。

四、系争商标不违反《商标法》第三十二条的相关规定

异议人在异议理由书中认为被异议人违反商标法第三十二条的相关规定,但异议人引证的“XB”“XB公考”商标注册于41类,系争商标申请于35类服务中注册,异议人未提供证据证明在35类服务中对系争商标享有任何在先权利。且41类服务中的“XB”商标,亦是由被异议人的实际控制人B于2016年4月起在先使用且长期使用至今,异议人利用和B的合作关系,明知该商标存在而恶意抢注,即使讨论41类服务中的商标权利,其权利来源亦严重缺乏正当性,应予否定评价。

五、辩论意见

(一)关于异议人提出的系争商标涉嫌违反《商标法》第三十条的四点意见作简要辩论意见如下:

  1. 异议人引证商标申请时间在先,但权利基础系依靠违背诚实信用原则、违反《商标法》第十五条第二款的方式获取,缺乏正当性(详见辩论意见五(三))。
  2. 系争商标与引证商标不构成近似,“XB”为常见事物,“XH”为臆造词,“XHXB”与“XB”存在明显区分,且异议申请中所举示例“华为海思”与“华为”、“一口思念”与“思念”,均用于同种商品,而系争商标与引证商标则未用于同种服务。
  3. 系争商标与引证商标不属于类似服务,按大类分商标适用范围仅分为商品和服务两类,如果同属服务业即构成类似服务,那么“类似服务”这一概念本身就没有必要存在;且35类商标的“广告宣传、商业管理”也仅在为他人提供服务时才落入商标法保护范畴,和41类商标不可能产生任何关联,此理由与基本法律常识相悖,不值一驳,不再赘述。
  4. 被异议人不存在任何主观恶意,系争商标与被异议人自己享有商标权利且长期使用的商标一致,且“XH”为其自身商号,不可能致使市场主体混淆服务提供者。即使根据异议人提出的判断标准,异议人所谓其“XB”商标知名度亦缺乏证据支撑,更进一步地,即使其商标有一定知名度(暂不认可),引证商标亦只能用于41类服务中,与系争商标缺乏关联。
  5. 关于异议人提出的系争商标涉嫌违反《商标法》第三十一条的三点意见作简要辩论意见如下:

1、关于引证商标申请时间问题,前文五(一)1已作阐述,不再赘述。

2、关于系争商标不近似问题,前文五(一)2已作阐述,不再赘述。

3、我国现行《类似商品和服务区分类表》系商标局制定,其中共有45个类别,1-34类系商品类别,35-45类系服务类别。异议人的异议申请中称系争商标的35类服务和引证商标的41类服务同属35类服务类别,明显前后矛盾,毫无逻辑,不值一驳,不再赘述。

(三)关于异议人提出的系争商标涉嫌违反《商标法》第三十二条的意见作辩论意见如下:

1、哈尔滨XB高端教育信息咨询有限公司系异议人法定代表人G与被异议人实际控制人B合作办理,虽然G任法定代表人,但二人彼时系合作关系,B自行经营、自负盈亏、自行负担员工社保等成本、与G依照营业额分红,哈尔滨XB高端教育信息咨询有限公司于2016年11月成立,被异议人实际控制人B于2016年4月即已经长期使用“XB”“XB面试”相应商标,异议人法定代表人G违背诚实信用原则,违反《商标法》十五条第二款的明确规定,在与被异议人法定代表人存在合作关系明知“XB”系列商标存在且由B在先使用的情况下恶意抢注,其权利来源缺乏正当性,且异议人提出的最早使用时间2016年11月亦晚于被异议人的权利来源(B)在先使用时间即2016年4月。

2、异议人恶意抢注“XB”相关商标后,为标识服务来源避免混淆,被异议人主动注册了“XHXB”系列商标并长期使用,意图与异议人划清界限,但异议人长期恶意注册近似商标进行不正当竞争。

3、空洞的自吹自擂不能取代逻辑严密的说理,异议人无法提供证据证明引证商标的影响力,广告宣传用语亦不适合作为异议理由使用,假使引证商标确实存在一定影响力,亦应归功于被异议人的实际控制人B自2016年来的长期投入和经营。

(四)鉴于异议申请17、18页提到的异议理由与前文高度重合,缺乏实际内容,相关辩论意见不再复述。

(五)异议申请第562页和563页之间存在部分无页码书面意见并附证据清单,认为系争商标存在违反《商标法》第4条、第7条、第15条、第44条规定的情况,该书面意见既无落款也无签章且处于材料中间不显著部分,依法不应当作为申请内容处理,但为更好地释明真相,被异议人亦对其中提到的情况简要说明如下:

1、异议人与被异议人同处教育行业,且两家公司的实际控制人曾有过商业合作,但该合作中被异议人的实际控制人与异议人的法定代表人系合作关系而非从属关系,且该合作开始之前,被异议人早已长期使用“XB”相关商标,只是因缺乏防范意识被异议人抢先注册该商标,实质上正是因为该次合作,异议人知晓了系争商标存在,在合作结束后即违背诚实信用原则加以抢注,异议人才是实际违反商标法第15条的一方。且法条中明确表述其应用范畴为“就同种商品或类似商品申请注册的商标”,系争商标申请注册为35类商标,与异议人持有的41类商标不是同种或类似商品(或服务)。

2、异议人与被异议人合作期间,本身就是以同一实体名义对外经营,但商务部分由异议人的法定代表人负责,教学部分由被异议人的实际控制人负责,其中被异议人实际控制人招募的员工由其自己管理并承担开销,在二人合作终止后这些员工继续在被异议人处工作,对于员工而言,其工作虽然变更了签署劳动合同的主体,但工作内容等均无任何变化。

被异议人确实明知“XB”商标存在,但该商标的存在不是因为和异议人的合作,而是因为该商标就是被异议人自己创建并大量投入时间精力维护的。

异议人以不正当竞争方式抢注商标后,被异议人必须采取实际行动维护自身合法权益,对商标的相应注册行为没有任何可苛责性,且部分维权行动的失利正是因异议人的背信弃义而失去先机导致,此外,异议人所列出的绝大多数商标均处于与被异议人的争议程序中,并未有任何确实结果,其中大部分为避免市场主体对服务提供者的混淆,在异议人侵占“XB”商标部分专用权的情况下主动以“XH”冠名区分,不可能以此作为判定被异议人恶意的证据。

综上,系争商标未违反相关法律法规的规定,恳请国家知识产权局依法准许系争商标注册。

          代理人:王瑞律师

           2025年3月25日

作者:王瑞律师|上海申浩律师事务所合伙人,驻哈尔滨总代表
执业证号:13101201810076104(尾号6104)
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